Лицензионный договор на передачу неисключительных прав

Лицензия на использование программ для ЭВМ: сущность, виды

В соответствии с п. 1 ст. 1286 ГК РФ лицензионный договор — это соглашение о предоставлении прав на использование произведения (в данном случае компьютерной программы) лицу, не являющемуся его автором или иным правообладателем в силу закона.

Лицензия на ПО в зависимости от объема прав лицензиара может быть 2 видов:

• простая (неисключительная), предполагающая сохранение за правообладателем права на выдачу аналогичных лицензий другим лицам;
• исключительная, лишающая лицензиара такого права.

При этом формула «1 договор = 1 вид лицензии» не является обязательной. В силу п. 3 ст. 1236 ГК РФ в рамках 1 соглашения допускается сочетание условий обоих видов в отношении разных способов использования ПО.

Лицензионный договор на программное обеспечение: порядок заключения, условия

Договор требует соблюдения простой письменной формы без дополнительных процедур, как то нотариальное заверение или государственная регистрация. Исключение составляют случаи, когда речь идет о передаче лицензии на программу для ЭВМ, зарегистрированную в Роспатенте. Лицензия на такое ПО также подлежит обязательной регистрации.

Для простых (неисключительных) лицензий допустим упрощенный порядок заключения договора. В качестве такового, в частности, расценивается изложение условий соглашения на самом экземпляре программы, упаковке такого экземпляра либо в электронном виде (абз. 2 п. 5 ст. 1286 ГК РФ).

Позиция судов по этому поводу вполне однозначна: начало использования программы в соответствии с условиями соглашения, изложенными на экземпляре программы или приложенными к нему в форме электронного документа, означает согласие лицензиата на заключение договора (например, постановление 1-го арбитражного апелляционного суда от 03.08.2015 № 01АП-3956/15).

Лицензионный договор на программное обеспечение не будет считаться заключенным в случае отсутствия в нем пунктов, регулирующих:

• лицензируемый объект (ПО, софт и т. д.);
• разрешенные способы использования ПО.

Кроме того, для возмездных договоров обязательна регламентация вознаграждения — порядка его определения и выплаты. В случае отсутствия в договоре соответствующих условий он также будет считаться незаключенным (ч. 2 п. 5 ст. 1235 ГК РФ).

Важно! Особое внимание в этой части следует уделять соглашениям, заключаемым в упрощенном порядке. В силу ч. 3 п. 5 ст. 1286 ГК РФ, если в таком договоре нет пункта о гонораре, он априори считается безвозмездным (при условии, что самим договором не предусмотрено иное). Изменить это условие впоследствии невозможно.

Еще 1 важное условие лицензионного договора, в том числе на ПО, — география использования лицензии. Действие соглашения не может распространяться за пределы территории охраны ПО как объекта интеллектуальной собственности.

Иными словами, лицензионный договор подлежит заключению в целях использования лицензии на территории РФ. Изменение географии допускается только в сторону сужения, например путем выбора 1 или нескольких регионов страны. Что касается правовой охраны российского ПО за рубежом, то она осуществляется в соответствии с международными договорами РФ в области защиты объектов авторского права.

Если соглашение не содержит пункт, регулирующий территорию использования лицензии на ПО, таковой автоматически признается вся Российская Федерация (п. 3 ст. 1235 ГК РФ).

Лицензия на программное обеспечение: срок действия

По общему правилу, изложенному в п. 4 ст. 1235 ГК РФ, срок действия лицензии ограничен сроком действия права на программное обеспечение. Таким образом, предоставление бессрочной лицензии хоть и не влечет недействительность договора, но является некорректным.

Если же пункт, регулирующий срок предоставления права на использование ПО, в договоре отсутствует, контракт считается заключенным на 5 лет (ч. 2 п. 4 ст. 1235 ГК РФ) при условии, что исключительное право лицензиара на программу не прекратится раньше, поскольку в такой ситуации одновременно прекращается и действие договора.

Составление лицензионного договора на ПО в силу его специфики требует не только точного следования нормам ГК, но и наличия определенных практических навыков. Иначе велика вероятность упустить множество нюансов, значимость которых может проявиться уже в период действия лицензии. Во избежание подобных последствий рекомендуется использовать уже готовую форму договора.

Скачать образец лицензионного договора на ПО можно по ссылке:

На передачу неисключительной лицензии? Проанализируем судебную практику, касающуюся соблюдения существенных условий подобных договоров.

Лицензионный договор может быть двух видов и предусматривать предоставление лицензиату (т.е. приобретателю) права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (п.1 ст.1236 ГК РФ):

без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная );

с сохранением за лицензиаром (т.е. правообладателем) права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия).

В последнем случае правообладатель не лишается возможности использовать результат интеллектуальной деятельности и предоставлять право использования иным лицам. Таким образом, неисключительная лицензия никак не связывает ее правообладателя (лицензиара). Лицензиар в этом случае вправе использовать сам охраняемый объект, так и предоставлять лицензии любым третьим лицам. Поэтому неисключительная лицензия имеет значительно меньшую стоимость, чем исключительная лицензия.

Например

Такие лицензионные договоры, чаще всего, заключаются на передачу права на программное обеспечение.

Неисключительная лицензия может приобретаться пользователем в целях дальнейшего предоставления ее другому лицу (заказчику, сублицензиату), на основании сублицензионного договора на использование неисключительных прав (п.1 ст. 1238 ГК РФ). При этом к сублицензионному договору применяются правила ГК РФ о лицензионном договоре (п.5 ст.1238 ГК РФ).

В соответствии с нормами ст.1235 ГК РФ к существенным условиям лицензионного договора относятся:

предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации;

территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации;

срок, на который заключается лицензионный договор;

способы использования результата интеллектуальной деятельности;

размер вознаграждения за использование результата интеллектуальной деятельности.

По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное (п.5 ст.1235 ГК РФ).

Важно!

В случае, когда лицензионным договором прямо не предусмотрена его безвозмездность, но при этом в нем не согласовано условие о размере вознаграждения или о порядке его определения, то соответствующий договор, в силу ч.2 п.5 ст.1235 ГК РФ, считается незаключенным (Определение ВС РФ от 24.02.2016 г. №305-ЭС15-9673).

Немало судебных баталий разыгрывается в части размера и момента оплаты вознаграждения по лицензионному договору о предоставлении неисключительного права.

Пример №1

Компания (лицензиар) заключила с лицензиатом лицензионный договор, согласно которому компания за вознаграждение предоставляет лицензиату неисключительные права на использование произведения архитектуры (проекта). Согласно договору уплата вознаграждения осуществляется ежемесячно в определенном размере.

Обязанность по уплате вознаграждения подлежит исполнению в течение срока строительства объекта. Фактически строительство не осуществлялось в силу отсутствия архитектурного проекта.

Судом были отклонены ссылки лицензиата на тот факт, что оплата лицензионного договора наступает лишь с момента получения разрешения на строительство. Как отметили судьи, согласно ст.309 и ст.310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом. Поэтому судьи, руководствуясь правилами толкования договоров, установленными ст.431 ГК РФ, пришли к выводу о том, что обязанность по уплате вознаграждения наступает с момента вступления договора в силу, а указание на сроки строительства означает лишь временной промежуток исполнения данной обязанности. На этом основании суд посчитал обоснованным расчет суммы задолженности за 19 месяцев (Постановление суда по интеллектуальным правам от 15.04.2016 г. №А40-45024/2015).

Одним из существенных условий лицензионного договора является его предмет. В лицензионном договоре должна содержаться информацию, позволяющая идентифицировать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

Например, суд может признать лицензионный договор незаключенным, ввиду несогласованности существенного условия - предмета лицензионного договора, то есть отсутствия указания на результат интеллектуальной деятельности, подлежащий предоставлению лицензиату в целях использования. При этом фактическое исполнение условий договора сторонами не свидетельствует о том, что договор является лицензионным (Постановление ФАС Московского округа от 23.04.2014 г. №А40-6336/13).

Пример №2

Между Общероссийской общественной организацией «Российское авторское общество» (далее по тексту - РАО) и компанией заключен лицензионный договор о предоставлении права использования произведений.

Предметом заключенного лицензионного договора являются обнародованные произведения, входящие в репертуар. Содержание понятия «репертуар» определено сторонами в преамбуле договора как «обнародованные литературные, музыкальные произведения с текстом или без текста, отрывки музыкально-драматических произведений российских и иностранных авторов (иных правообладателей), коллективное управление которыми осуществляет общество».

При данных обстоятельствах судом сделан вывод о том, что отсутствие в лицензионном договоре указания на использование конкретных произведений конкретных авторов и на перечень обнародованных произведений не означает, что предмет договора сторонами не определен. В данном случае он обозначен как «произведения, входящие в реестр произведений (репертуар) общества».

Кроме того, исключенный дополнительным соглашением пункт лицензионного договора содержал положение о том, что сведения о названиях фактически исполнявшихся в течение отчетного периода произведений, фамилиях и инициалах (псевдонимах) их авторов предоставляются после окончания отчетного периода и пользователь несет ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений. Таким образом, содержащиеся в нем положения не входили в круг существенных условий, наличие которых обязательно в лицензионном договоре (п.18 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015 г.).

Важно!

Таким образом, отсутствие в лицензионном договоре указания на использование конкретных произведений и на перечень обнародованных произведений не свидетельствует о том, что условие о предмете договора не согласовано (Постановление Президиума ВАС РФ от 04.12.2012 г. №11277/12, Определение ВС РФ от 03.07.2012 г. №18-В12-37).

• Можно ли привлечь к ответственности учредителя доверительного управления?
• Может ли лицо, которому закон запрещает участвовать в коммерческих организациях, передать долю в ООО в доверительное управление?
• Суд общей юрисдикции оставил иск без рассмотрения, поскольку истцом не соблюден досудебный порядок. Апелляция удовлетворила частную жалобу из-за процессуальных нарушений. Что будет с делом?
• Один участник ООО передал второму участнику долю в доверительное управление. Как внести в ЕГРЮЛ сведения об этом?
• Можно ли обжаловать «отказное определение» в порядке надзора?

Вопрос

Можно ли передать товарный знак в безвозмездное пользование, без контроля правообладателя (например, по агентскому договору)? Какие могут быть риски? Если нет, то, по какому договору можно передать товарный знак в безвозмездное пользование для целей пользователя и без контроля правообладателя, (нужен образец такого договора).

Ответ

Передача неисключительных прав возможна через оформление лицензионного договора. То есть регулирование ограничено положениями четвертой части ГК РФ. Иные нормы из второй части ГК РФ (посреднические, ссуда и т.д.) в отношении объектов интеллектуальной собственности не применяются. Такой договор может не содержать какие-либо механизмы контроля со стороны правообладателя.

Так же безвозмездность лицензионных договоров допускается положениями п. 5 ст. 1235 ГК РФ, которые не содержат запрета на безвозмездную передачу неисключительных прав пользования объектом интеллектуальной собственности. Запреты о дарении на Вашу ситуацию не распространяются, т.к. они касаются только товаров, денежных средств или услуг (пп. 4 п. 1 ст. 575 ГК РФ).

Передача прав на использование товарного знака должна быть зарегистрирована в Роспатенте.

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист» .

Вместо договора нужно регистрировать предоставление права использования

Теперь сами по себе лицензионные договоры не подлежат госрегистрации. Зарегистрировать может понадобиться факт предоставления права использования объекта интеллектуальной собственности (абз. 2 п. 2 ст. 1235 ГК РФ, подп. «а» п. 7 ст. 3 Закона № 35-ФЗ).

Случаи, когда требуется регистрация такого факта, совпадают со случаями, при которых до 1 октября 2014 года было нужно регистрировать лицензионный договор. А именно: регистрация необходима, если государственной регистрации подлежит объект интеллектуальной собственности, в отношении которого заключают лицензионный договор (п. 2 ст. 1232 ГК РФ).

Примеры ситуаций, когда требуется зарегистрировать предоставление права использования объекта интеллектуальной собственности

В настоящее время регистрации подлежит предоставление права использования следующих объектов (п. 2 ст. 1232, абз. 2 п. 2 ст. 1235 ГК РФ):

 , (ст. 1353, п. 2 ст. 1369 ГК РФ, п. 90 ст. 3 Закона № 35-ФЗ);

 (ст. 1414 ГК РФ);

 * и (ст. 1480, п. 2 ст. 1490 ГК РФ, п. 149 ст. 3 Закона № 35-ФЗ).

2. Постановление Арбитражного суда СЗО от 19.06.2015 № А05-313/2012

«Исходя из положений пункта 6 той же статьи 1232 ГК РФ несоблюдение требования о государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, либо договора о предоставлении другому лицу права использования такого результата или такого средства, влечет недействительность соответствующего договора. При несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права без договора такой переход считается несостоявшимся.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 165 ГК РФ несоблюдение в случаях, установленных законом, требований о государственной регистрации сделки влечет ее недействительность. Такая сделка считается ничтожной.*

Согласно положениям статьи 168 ГК РФ сделка, не соответствующая требованиям закона или иным правовым актам, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.

Таким образом, при рассмотрении настоящего дела суды первой и апелляционной инстанций правильно применили к спорным правоотношениям нормы материального права».

Лицензионный договор