Нарушение исключительных авторских прав. Компенсация за нарушение исключительных прав

Артем

Текст: Мария Базюк  Источник: журнал «Юрист компании» № 4, 2014  

ООО «Альфа» продавало в своих магазинах журналы, которые издавало и печатало ООО «Гамма». В этих журналах было незаконно использовано изображение, зарегистрированное в качестве товарного знака ЗАО «Омега». К кому вправе обратиться ЗАО «Омега» с требованием о взыскании компенсации?

Компенсация за нарушение исключительных прав. Как получить адекватную, а не символическую сумму

Основной вопрос : компания выявила факт нарушения ее исключительных прав на объект интеллектуальной собственности. Как добиться существенной суммы компенсации?

Решение : существуют две методики расчета компенсации, и для начала необходимо просчитать, какая из них выгоднее в конкретной ситуации. При наличии нескольких нарушителей можно обращаться за взысканием компенсации к любому из них вне зависимости от наличия в их действиях вины. Если одним действием нарушены права сразу на несколько объектов (например, на контрафактном товаре незаконно использованы сразу два товарных знака компании), в расчет компенсации нужно включать каждый объект.

Когда компания, обладающая исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, сталкивается с незаконным использованием этих объектов (например, с производством и продажей контрафактной продукции, иным незаконным использованием товарного знака), перед юристами встает вопрос не только о пресечении нарушений, но и о получении адекватной компенсации. Правообладатель вправе потребовать возмещения убытков или взыскания компенсации. Пока компенсацию можно взыскать только при нарушении смежных авторских прав, прав на товарный знак и наименование места происхождения товара (ст. 1301, 1311, п. 4 ст. 1515, п. 2 ст. 1537 ГК РФ). Но действие этого института расширено, и с 1 января 2015 года компенсацию можно будет потребовать также за нарушение исключительных прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец. Это предусматривает новая статья 1406.1 Гражданского кодекса в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса <…>» (далее по тексту – ГК РФ в новой редакции). Остальные изменения, которые коснулись взыскания компенсаций, вступают в силу уже с 1 октября 2014 года. Несмотря на свою распространенность, такой способ восстановления нарушенных прав, как взыскание компенсации, на практике вызывает немало вопросов.

Методики расчета компенсации: оценочная и двукратная

Закон предусматривает два метода расчета компенсации, которые можно применять при нарушении исключительных прав. Правообладатель вправе самостоятельно выбрать один из них (ст. 1301, 1311, п. 2 ст. 1537, п. 4 ст. 1515 ГК РФ).

Первый метод: оценочная компенсация . Этот способ довольно прост в применении, поэтому правообладатели часто прибегают именно к нему. Его суть в том, что в законе установлен минимальный (10 тыс. рублей) и максимальный (5 млн рублей) размер компенсации за каждое нарушение, в пределах которого и можно взыскивать сумму компенсации в каждом конкретном случае (абз. 2 ст. 1301 ГК РФ). Правообладатель вправе указать в иске любую сумму в указанных пределах. Но окончательный размер компенсации будет определять суд по своему усмотрению, оценивая такие обстоятельства дела, как продолжительность нарушения, его объем, вину нарушителя, и учитывая другие факторы, прямо не предусмотренные законом. Исчерпывающего перечня таких факторов не существует, поэтому многое зависит от того, как каждая из сторон будет доказывать обоснованность максимальной или, наоборот, минимальной суммы компенсации.

При взыскании оценочной компенсации суд не может выйти за рамки не только верхней планки (5 млн рублей), но и того размера, который заявил истец. Но уменьшить ту сумму, которую просит истец, суд вправе: разумеется, не ниже минимального предела (10 тыс. рублей) (п. 43.3 постановления пленумов ВС РФ, ВАС РФ от 26.03.09 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», далее – постановление № 5/29).

Второй метод: двукратная компенсация . Суть этого способа в том, что компенсация рассчитывается как двукратный размер стоимости экземпляров произведения или права на его использование (абз. 3 ст. 1301 ГК РФ). Данный вариант привлекателен тем, что позволяет получить сумму, значительно превышающую верхнюю планку оценочной компенсации (5 млн рублей). Например, при ввозе контрафактной партии товара, на котором нелегально проставлен чужой товарный знак, стоимость всей партии умножается на два, в случае с книгами считается двойная стоимость тиража, с правами использования музыкальных произведений – двойная стоимость суммы лицензионного договора на передачу прав. Минус этого варианта очевиден: его можно использовать только при наличии четких исходных данных о количестве контрафактной продукции, тираже и т. д.

Истец вправе выбрать любую из этих методик расчета. Но при использовании каждой из них можно столкнуться с определенными сложностями.

Расчет компенсации при множественности объектов или нарушителей

Один из вопросов, который возникает на практике, связан с особенностями расчета компенсации в случаях, когда одновременно нарушаются права не на один объект интеллектуальной собственности, а на несколько, или если одно нарушение совершают несколько нарушителей.

Множественность объектов. Примеры одновременного нарушения прав сразу на несколько объектов особенно распространены в отношении музыкальных и аудиовизуальных произведений. Например, если на одном контрафактном диске записано несколько таких произведений.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ

Предприниматель продавал контрафактные компакт-диски формата МР3. На одном диске было записано 20 музыкальных произведений, поэтому истец заявил требования о взыскании компенсации в размере 200 тыс. рублей – по 10 тыс. рублей за каждое произведение. Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили требование истца, решив, что каждое из произведений является самостоятельным объектом исключительных прав. Но кассация изменила эти решения, определив, что взыскать нужно 10 тыс. рублей за весь диск, поскольку он является новым единым сложным самостоятельным произведением. Президиум с этим доводом не согласился, так как диск является материальным носителем, а не самостоятельным объектом авторского права. Следовательно, сумму компенсации нужно считать исходя из количества нелегальных произведений, которые содержатся на диске (постановление Президиума ВАС РФ от 30.11.10 № 10521/10).

Итак, почему имеет значение, как убытки будут оцениваться в суде? Это потому, что стороны всегда будут оценивать свою силу и дело своего оппонента. Если истец может потребовать значительную сумму убытков, то истец находится в более сильном положении для переговоров по урегулированию.

Выполнение надлежащего анализа потенциальных убытков от нарушения авторских прав позволит вам лучше понять силу вашего дела, которая играет неотъемлемую роль в определении правовой стратегии. Хотя эта статья, мы надеемся, даст вам общее представление об исчислении убытков за нарушение авторских прав, при определении прав или ответственности человека в соответствии с законодательством об авторском праве гораздо больше задействовано. Если вы считаете, что ваша работа нарушена, или с вами связались за нарушение чужой работы, настоятельно рекомендуется связаться с адвокатом.

Аналогичную позицию Президиум ВАС РФ высказал в споре об использовании товарных знаков. Компания продавала канцелярские товары с изображением персонажей мультфильма «Смешарики» (на каждый из которых зарегистрирован отдельный товарный знак) без согласия правообладателя. Апелляционный и кассационный суды учли однократный характер нарушения, незначительный объем продукции, отсутствие сведений о ранее допущенных ответчиком нарушениях и взыскали компенсацию из расчета за одно нарушение – всего 10 тыс. рублей (то есть суды расценили распространение товаров с разными товарными знаками в качестве одного нарушения).

Но Президиум Высшего арбитражного суда с этим не согласился, так как нижестоящие суды не учли того, что каждый из десяти использованных товарных знаков является самостоятельным объектом исключительных прав, а правообладатель вправе требовать выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования его объекта (п. 3 ст. 1252 ГК РФ). При размещении нескольких товарных знаков на одном носителе нарушаются права на каждый товарный знак. Значит, компенсацию нужно взыскивать за использование каждого знака, даже если они размещены на одном товаре (постановление Президиума ВАС РФ от 27.11.12 № 9414/12).

При этом не исключено, что в отдельных случаях суд может признать множественность объектов составным произведением и взыскать компенсацию за использование произведения целиком. Бывают и иные особые ситуации. Например, в одном деле истец требовал фактически четырехкратного размера компенсации, так как на товаре были проставлены два товарных знака. Но Президиум ВАС РФ сделал вывод, что за основу расчета нужно брать стоимость контрафактного товара по принципу «один товар – одна санкция». В постановлении Президиума ВАС РФ от 26.06.12 № 2384/12 было указано, что защищаемые товарные знаки фактически являются группой (серией) знаков одного правообладателя, которые зависимы друг от друга, связаны между собой, имеют сходство. Маркировка (этикетка) каждой единицы продукции нарушает права истца на принадлежащие ему два зависимых товарных знака одновременно, но количество контрафактного товара при этом не увеличивается вдвое.

Теперь в ГК РФ предусмотрено, что при совершении одного нарушения совместными действиями нескольких лиц они отвечают перед правообладателем солидарно (п. 6 прим. 1 ст. 1252 ГК РФ в новой редакции). Учитывая, что в норме прямо говорится о совершении одного нарушения, это изменение вряд ли повлияет на позицию судов в случаях, когда независимость действий ответчиков образовала отдельные составы нарушений.

Влияние вины нарушителей на размер компенсации . Если нарушителей несколько, может возникнуть еще один вопрос – о дифференциации ответственности. Ответчики, как правило, пытаются настаивать на том, что нужно определять размер компенсации (точнее, распределять его между ними) в зависимости от степени вины каждого нарушителя.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ

Поводом для спора послужило использование комбинированного обозначения товаров «Наше», имитирующего товарный знак «Hame». Правообладатель обратился с иском к двум компаниям: заводу (изготовителю самого продукта – паштета) и посреднику (который разрабатывал дизайн упаковки и в дальнейшем реализовывал упакованный товар). Компания-изготовитель заявила, что отвечать должен заказчик контрафакта или изготовитель упаковки, но не изготовитель самой продукции, которая сама по себе контрафактом не является. Но суды не приняли во внимание этот довод и решили, что ответственность должны нести все, кто участвовал в нарушении, независимо от роли (постановление Президиума ВАС РФ от 11.09.12 № 5939/12).

Если вы совершили несколько нарушений авторских прав, убытки будут рассчитываться для каждого из вас. На практике трудно сказать, сколько может быть ущерба или подходят ли они для некоммерческих нарушителей, таких как потребители. Они также не приняли решение о том, какие дополнительные убытки могут быть уместными.

Вы не должны чувствовать себя под давлением, чтобы согласиться заплатить единовременную сумму, если вас попросят об этом. Если владелец авторских прав требует от вас денег, они должны предоставить вам полную компенсацию компенсации и издержек, которые они требуют. Если владелец авторских прав не дает вам финансовую разбивку, попросите их предоставить его, указав, что вы хотите знать, какие суммы относятся к компенсационным убыткам, дополнительным убыткам и к расходам.

В еще одном знаковом деле, в котором компенсацию за опубликованное в журнале фото взыскали с торговой сети, в которой продавались экземпляры этого журнала, Президиум ВАС РФ указал: размер компенсации определяется с учетом того, что правообладателю нужно обеспечить то имущественное положение, в котором он находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно. Суд не может решать за истца, кому предъявлять иск, поэтому можно привлекать к ответственности всех известных нарушителей права, в том числе безвиновных. Правда, суд все-таки может учесть отсутствие виновных действий со стороны ответчика и снизить размер его ответственности (постановление Президиума ВАС РФ от 20.11.12 № 8953/12).

Позже эта позиция получила развитие: вину нужно учитывать, даже если истец заявил о взыскании не оценочного размера компенсации, а двойной компенсации (постановление Президиума ВАС РФ от 02.04.13 № 15187/12).

Это не исключает применения к нарушителю и других мер: обязания прекратить нарушение интеллектуальных прав, изъятия и уничтожения контрафактных материальных носителей. При этом безвиновный нарушитель вправе возместить эту сумму в порядке регресса за счет истинного виновника нарушения (п. 4, 5 ст. 1250 ГК РФ в новой редакции).

Сумму компенсации можно уменьшить вне зависимости от методики ее расчета

В отличие от истцов задача ответчиков в спорах о взыскании компенсации – добиться снижения требуемой суммы. Оценочную компенсацию можно снизить только до определенного предела – не ниже 10 тыс. рублей за каждое нарушение (абз. 2 ст. 1301, абз. 2 ст. 1311, подп. 1 п. 4 ст. 1515, подп. 1 п. 2 ст. 1537 ГК РФ, п. 43.3 постановления № 5/29). А для двукратной компенсации низший (как и высший) предел отсутствует. Но вопрос о возможности снижения двукратной компенсации долгое время оставался неоднозначным.

Первая позиция: суд не может снизить двукратную компенсацию . Долгое время считалось, что размер двукратной компенсации суд не может снизить по своему усмотрению (не считая случаев исправления ошибок в расчете истца). В качестве иллюстрации можно привести спор по товарным знакам «Аленка» против «Алины» (постановление Президиума ВАС РФ от 27.09.11 № 3602/11). Истец просил взыскать компенсацию за использование ответчиком обозначения «Алина», сходного до степени смешения с принадлежащим ему товарным знаком «Аленка» в размере более 313 млн рублей. Эта сумма составляла двукратную стоимость выручки за реализованный шоколад под этой маркой за трехлетний период. Суды пришли к выводу, что, согласно буквальному смыслу нормы о взыскании компенсации в двукратном размере (подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ), расчет компенсации по этой методике возможен, только если на товарах незаконно размещен сам товарный знак, а не обозначение, сходное с ним до степени смешения (как было в этом деле). Поэтому суды признали, что истец вправе требовать компенсацию только в размере, предусмотренном подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса – в пределах от 10 тыс. до 5 млн рублей. В итоге требуемую сумму компенсации снизили до 5 млн рублей. Но Президиум ВАС РФ отменил судебные акты и отправил дело на новое рассмотрение, поскольку нарушением права на товарный знак является использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения.

В этом деле ответчик утверждал, что выплата компенсации в размере, заявленном истцом, приведет к его банкротству, а также приводил аргументы о том, что в выручку от реализации спорной продукции входит не столько стоимость товарного знака истца, сколько производственные затраты ответчика (на технологии, электроэнергию, зарплаты рабочим и т. д.). Однако Президиум ВАС РФ включил в постановление по этому делу фразу, которую долгое время понимали как позицию о том, что при взыскании двукратной компенсации роль суда заключается лишь в оценке документов, подтверждающих доходы от реализации контрафактных товаров или стоимость нарушенного права, которые получил нарушитель, представленные истцом для доказательства расчета компенсации. Снизить размер компенсации, считая его несоразмерным, суд не вправе. На это указывала следующая фраза: «...размер компенсации, предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, ограничен пределами, установленными законодателем, и признан им соразмерным последствиям правонарушения».

Вторая позиция: суд вправе снизить двукратную компенсацию . Длительное время указанная выше позиция являлась главенствующей, но не так давно она претерпела корректировку: Президиум ВАС РФ прямо указал, что суд вправе уменьшить размер компенсации по сравнению с заявленными требованиями даже при методике расчета в двойном размере стоимости контрафакта (постановление Президиума ВАС РФ от 02.04.13 № 16449/12).

Хотя и в этом случае уменьшение имеет свои границы: общий размер компенсации после снижения не может быть меньше 50 процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

Обстоятельства, принимаемые во внимание при снижении компенсации . При определении суммы взыскания по оценочной компенсации суды исходят из принципов разумности и справедливости, соразмерности последствиям нарушения и могут учитывать различные факторы. Поводом для снижения могут быть характер и обстоятельства нарушения, незначительность прибыли ответчика, отсутствие признаков умышленных действий, длительность нарушения, отсутствие ранее совершенных нарушений и др. (см. постановления ФАС Уральского округа от 19.03.13 по делу № А76-13532/2012, от 21.09.12 по делу № А76-18273/2011). Поэтому, как правило, в итоге суды взыскивают значительно меньшие суммы по сравнению с заявленными в иске. Исключение составляют серьезные нарушения: например, при большом количестве контрафактного товара, явной и серьезной вине нарушителя.

Иногда суды снижают компенсацию, учитывая специфические обстоятельства дела. Это хорошо видно на примере проектной документации различных строительных объектов. Так, компания получила проектную декларацию и построила жилые дома, но в большем количестве, чем ей было разрешено. Истец (разработчик проектной документации) счел, что возведение «лишних» домов нарушает его исключительные права на архитектурный проект, и посчитал компенсацию, умножив на два стоимость проектной документации (то есть общую цену договора на производство проектно-изыскательских работ). Но ответчик с этим не согласился, так как объектом авторского права является не документация для строительства в целом, а лишь архитектурный проект, то есть архитектурная часть документации, в которой выражено архитектурное решение. Президиум ВАС РФ в этом деле указал, что сумму компенсации следовало определять исходя из двукратного размера стоимости только той части проектной документации, которая касается интеллектуальной собственности (архитектурные решения). При этом по нормативам ориентировочная стоимость проектирования этого раздела составляет всего 14 процентов от базовой цены на разработку проектной документации (таблица 41 Государственного сметного норматива «Справочник базовых цен на проектные работы для строительства “Объекты жилищно-гражданского строительства”», утв. приказом Минрегиона России от 28.05.10 № 260). Поэтому для получения суммы компенсации нужно считать двойной размер именно этих 14 процентов от цены, а не цены всей проектной документации (постановление Президиума ВАС РФ от 27.09.11 № 5816/11, см. также постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 19.03.12 по делу № А70-7803/2011). Поэтому при подготовке иска важно правильно определить границы исключительных прав и стоимость именно этого объекта.

Теперь в ГК РФ появилось правило о том, какую стоимость положить в основу расчета компенсации – контрафактного экземпляра или оригинала.

Одно из главных дел в практике ВАС РФ по этому вопросу – спор между издательствами «Терра» и «Астрель» в отношении произведений писателя А. Беляева (постановление Президиума ВАС РФ от 04.10.11 № 4453/11). Издательство «Терра» неправильно посчитало срок охраны авторских прав и стало издавать и продавать его произведения без договоренностей с его наследниками. Другое издательство – «Астрель» заключило лицензионные договоры с наследницей автора и легально стало издавать его собрания сочинений. При этом книги издательства «Терра» выпускались в обычном переплете и стоили порядка 300–400 рублей, а книги издательства «Астрель» являлись подарочными изданиями (в кожаном переплете с золотым тиснением) и стоили около 115 тыс. рублей каждая. Истец посчитал стоимость компенсации, базируясь на цене подарочных изданий. Суд первой инстанции удовлетворил требование о взыскании более чем 7,5 млрд рублей, но кассация и апелляция отменили это решение. Президиум ВАС РФ не выразил однозначно свою позицию о правильности или неправильности того или иного способа расчета, но указал, что суды не исследовали вопрос о расчете компенсации, исходя из стоимости контрафактных экземпляров, и отправил дело на новое рассмотрение. Тем самым ВАС РФ оставил правообладателям возможность использовать различные варианты расчета: в том числе не были исключены случаи взыскания по стоимости оригинальных экземпляров. Расчет по стоимости контрафактных экземпляров не будет вызывать вопросов у судов, но истец был вправе обосновать расчет и по стоимости оригиналов, указав, что сумма соотносится с причиненным экономическим вредом. В новой редакции Гражданского кодекса прямо предусмотрено, что в отдельных случаях (при нарушении прав на произведение, фонограмму, наименование места происхождения товара и др.) компенсация считается как двукратный размер стоимости контрафактных экземпляров произведения (подп. 2 п. 1 ст. 1301, подп. 2 п. 1 ст. 1311, подп. 2 п. 2 ст. 1537 ГК РФ в новой редакции). В этих условиях практика расчета по стоимости оригинальных товаров скорее всего не получит развития.